合規(guī)、避坑、低成本、高質(zhì)量獲得美國專利

當(dāng)前，美國市場的營商風(fēng)險不確定，因此，申請美國專利必須避坑、降費(fèi)、提質(zhì)、防范被認(rèn)定為“不可執(zhí)行”。本文根據(jù)作者在中國專利保護(hù)協(xié)會2025年11月23日的線上經(jīng)驗(yàn)交流會和廣東省知識產(chǎn)權(quán)研究會2025年12月24日大講堂《高質(zhì)量、低成本、合規(guī)獲得美國專利》的PPT整理而成。
一、USPTO查處違規(guī)美國專利申請的概況
中國申請人(企業(yè)、高校、研究所)提交過數(shù)以萬計的美國專利申請。期間，少數(shù)申請人或?qū)＠頇C(jī)構(gòu)違規(guī)操作，已經(jīng)產(chǎn)生嚴(yán)重法律后果，美國專利商標(biāo)局(USPTO)陸續(xù)實(shí)名公布了相關(guān)責(zé)任人和處罰措施[1]。
下圖中，藍(lán)色折線表示USPTO頒發(fā)的違規(guī)專利代理人處罰令(Final Order)的數(shù)量，而紅色折線表示針對來自中國的專利申請頒發(fā)的違規(guī)專利代理人處罰令的數(shù)量。其中，1996年至2007年，受處罰的專利代理人不多，而且沒有因代理中國專利申請而受到處罰的專利代理人；2008年至2012年，受處罰的專利代理人增多，2010年創(chuàng)處罰51人的最高記錄，而且出現(xiàn)了個別因代理中國專利申請而受到處罰的專利代理人；2013年至2018年，受處罰的專利代理人每年38人左右，因代理中國專利申請而受到處罰的專利代理人也不多；2019年至2025年，受處罰的專利代理人總體呈下降趨勢，但因代理中國專利申請而受到處罰的專利代理人卻有增加趨勢，2024年高達(dá)8人因代理中國專利申請而受到處罰，涉及：虛假專利申請、違規(guī)執(zhí)業(yè)或代理、虛假簽字、虛假企業(yè)實(shí)體狀態(tài)等。

因此，各種違規(guī)操作都是申請美國專利過程中的“坑”，需要引起申請人重視，需要著手防范，并且對之前的可能違規(guī)行為，自查自糾、盡可能及時補(bǔ)救。
二、USPTO已經(jīng)公布查處案例的違規(guī)專利申請4種情形
1、虛假專利申請[2]
USPTO將所有“不以追求專利保護(hù)為目的”的專利申請都列為“虛假專利申請” (spurious patent application)。這對某些大學(xué)、研究所的以往美國專利申請敲響了警鐘。
USPTO成立了工作組[3]，努力清除各種對專利制度的威脅，尤其反感那些只為以便于貨物通過美國海關(guān)為目的、以商業(yè)宣傳為目的、以科研成果評價為目的專利申請。
撲救措施包括：提交一份IDS文件，以彰顯專利申請對于申請人的重要性；將已經(jīng)授權(quán)的美國專利許可給相關(guān)專利池或商業(yè)實(shí)施機(jī)構(gòu)；對于已經(jīng)駁回的專利申請，提出RCE(繼續(xù)審查請求)或Appeal(申訴)，以表明因發(fā)明創(chuàng)造的重要性輕易不言放棄；對于尚未授權(quán)的專利申請，提出分案申請、接續(xù)專利申請等，以彰顯申請人對專利未來實(shí)施的期許。
2、虛假代理人
為了降低申請美國專利的成本，有企業(yè)嘗試過種種不合規(guī)的途徑。例如，企業(yè)違法租用或非從業(yè)者冒用[4]美國專利代理人的資質(zhì)，以美國專利代理人的名義自行向美國專利商標(biāo)局遞案；受委托的不法美國專利代理人，違規(guī)不顧文件內(nèi)容、不顧文件質(zhì)量、直接簽字提交(即“同行渠道”)；受委托的不法美國專利代理人為了逃避行業(yè)監(jiān)管隱瞞專利代理人身份以“獨(dú)立發(fā)明人”的名義向美國專利商標(biāo)局遞案；或者，受委托的不法美國專利代理人讓沒有專利代理資質(zhì)的助理以自己的名義簽字、遞案、甚至與審查員電話會晤[5]。
這些做法敗露后，不僅違規(guī)美國專利代理人被吊銷專利代理資質(zhì)，作為委托人的企業(yè)也將承擔(dān)嚴(yán)重法律后果，例如，信譽(yù)降級、由不法美國專利代理人代理的專利“不可執(zhí)行”、由不法美國專利代理人代理的專利申請全部作廢。
非法代理，很多來自“招標(biāo)”。申請人希望通過招標(biāo)選定報價最低的合作伙伴；非法代理利用了申請人的這種心態(tài)和需求，通過超低報價獲得案源，再通過非法代理的超低成本獲得利潤，服務(wù)質(zhì)量必將出現(xiàn)問題。
凡是涉及非法代理的專利申請，無論是申請人主謀還是申請人被騙，一般都無法補(bǔ)救。珠三角、長三角的一些企業(yè)開辟商會途徑提交美國專利申請，合規(guī)地使申請人和極具性價比的美國律所精準(zhǔn)匹配，使得成本低于招標(biāo)，而且避開了招標(biāo)之坑。
3、虛假簽字
時而有國內(nèi)申請人或?qū)＠頇C(jī)構(gòu)，為了省事或者因不能及時聯(lián)系上當(dāng)事人等原因，替他人簽字。美國專利商標(biāo)局(USPTO)的處罰包括：終止相關(guān)專利申請；相關(guān)專利視為至始不存在；將申請人列入不誠信清單；沒收涉案美國專利代理人的非法所得、每個虛假簽名罰款達(dá)1000美元和其他可能的刑罰；終身禁止涉案從業(yè)者繼續(xù)從事專利代理業(yè)務(wù)。
自2023年6月以來，USPTO查處的受到虛假簽字影響的專利申請已經(jīng)超過3900件；自2024年10月以來，USPTO已經(jīng)因虛假簽字終止了超過3300件專利申請[6]。
補(bǔ)救措施包括：準(zhǔn)備隨時補(bǔ)交、或主動補(bǔ)交當(dāng)事人委托他人代替簽字的證明文件。
4、虛假實(shí)體狀態(tài)
提交一件美國專利申請，大實(shí)體、小實(shí)體、微實(shí)體分別支付官費(fèi)2000美元、730美元、400美元。因此，曾有大實(shí)體企業(yè)設(shè)法享受小實(shí)體、甚至微實(shí)體的待遇[7]。然而，一旦“誤報”則留下后患。
USPTO近年處理了多位涉及虛假微實(shí)體的專利從業(yè)者[8]，例如，2024年3月20日向Chen某發(fā)出第D2024-01號處罰令；2023年1月6日向Han某發(fā)出第D2022-23號處罰令；2023年4月19日向Chen某發(fā)出第D2023-19號處罰令；2023年4月7日向Wu某發(fā)出第D2023-24號處罰令；2023年1月20日向Chew某發(fā)出第D2023-08號處罰令。
到目前為止，針對虛假微實(shí)體聲明，USPTO已經(jīng)發(fā)出超過2200件專利申請的補(bǔ)費(fèi)通知書；針對虛假小實(shí)體聲明，USPTO已經(jīng)發(fā)出超過68件補(bǔ)費(fèi)通知書；追繳虛假微實(shí)體的補(bǔ)費(fèi)高達(dá)44.3萬美元；追繳因不誠信的小實(shí)體、微實(shí)體聲明而補(bǔ)繳的延期費(fèi)、繼續(xù)審查(RCE)請求費(fèi)、授權(quán)費(fèi)、信息披露聲明(IDS)費(fèi)等已經(jīng)超過137.8萬美元[9]。
即使將大實(shí)體“不慎誤報”為小實(shí)體或微實(shí)體，USPTO通常也不會發(fā)補(bǔ)正通知，“不涉案，不審查”。然而，一旦涉案，除了3倍以上處罰，專利即使有效也“不可執(zhí)行”。
相反，如果企業(yè)在出事前能夠知錯自糾，則不再擔(dān)責(zé)。因此，如果企業(yè)實(shí)體狀態(tài)有誤，補(bǔ)救成功率比較高。
尤其是，每次繳納任何一項(xiàng)官費(fèi)，申請人都要重新評估實(shí)體狀態(tài)；實(shí)體狀態(tài)發(fā)生變化，應(yīng)該保留好證據(jù)；如沒有把握，需要事先咨詢美國專利律師，并且保存好答復(fù)文檔。
補(bǔ)救理由通常也比較客觀。例如，
1) 985、211高校或其高科技公司、享事業(yè)費(fèi)撥款的研究所，規(guī)模超過500人是否屬于小實(shí)體，提交申請時難免“理解有誤”，因?yàn)槊绹环矫嬉?guī)定大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)、非盈利機(jī)構(gòu)都屬于小實(shí)體；另外一方面又規(guī)定國有實(shí)體、政府關(guān)聯(lián)企業(yè)，無論規(guī)模大小和盈利與否，都是大實(shí)體。
2) 對“獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算”的理解有誤，忽視了“小公司”可能是“大實(shí)體”的有關(guān)規(guī)定，因?yàn)榇蠊酒煜碌莫?dú)立經(jīng)濟(jì)核算的子公司不足500人是小實(shí)體，但小公司的投資人中有大實(shí)體，即使自身不足500人仍然是大實(shí)體；大實(shí)體的子公司，即使不足500人依然是大實(shí)體。
3) 忽視了“小實(shí)體”地位喪失的有關(guān)規(guī)定，即：如果小實(shí)體曾經(jīng)向大實(shí)體轉(zhuǎn)讓過專利，小實(shí)體地位就已喪失；如果微實(shí)體曾經(jīng)向大實(shí)體或小實(shí)體轉(zhuǎn)讓過專利，微實(shí)體地位就已喪失。微實(shí)體的衡量標(biāo)準(zhǔn)每年都變，年申請量超4件(不包括臨時申請、PCT)，就不再享受微實(shí)體地位。
4) 誤解了企業(yè)實(shí)體狀態(tài)的動態(tài)變化，因?yàn)殛P(guān)于企業(yè)當(dāng)前屬于大實(shí)體、小實(shí)體還是微實(shí)體，美國一方面規(guī)定看歷史，另一方面又規(guī)定看當(dāng)前狀態(tài)。初創(chuàng)企業(yè)曾經(jīng)將專利轉(zhuǎn)讓給大實(shí)體，數(shù)年后回購，那么該企業(yè)曾經(jīng)變成了大實(shí)體，但現(xiàn)在屬于大實(shí)體還是小實(shí)體，不同從業(yè)者可能給出不同的結(jié)論；而且大實(shí)體可退變?yōu)樾?shí)體，而小實(shí)體可發(fā)展成大實(shí)體。
三、“即使專利有效也不可執(zhí)行”的美國專利申請的5種形式
根據(jù)美國專利法律體系，如果在專利申請和審查過程中，發(fā)明人或其專利代理人都有誠實(shí)和坦白的義務(wù)，如果違反誠信原則，存在不正當(dāng)行為，即使專利權(quán)有效也不可執(zhí)行[10]。
1、虛假發(fā)明人
某些企業(yè)出于股權(quán)、人才流動、利益分配等方面的考慮，不將真正做出“實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)”的研發(fā)人員寫入發(fā)明人名單[11]，美國法院有最新判例將這種“故意遺漏”發(fā)明人的行為認(rèn)定是不公正行為(inequitable conduct)，即使專利有效也不可執(zhí)行，使得本可以勝訴的專利侵權(quán)訴訟以失敗告終。
類似地，有企業(yè)出于容易掌控研發(fā)團(tuán)隊的角度考慮，甚至將沒有參與具體研發(fā)的企業(yè)老板自己寫成發(fā)明人。在法庭上，任何假“發(fā)明人”都無法逃過法庭質(zhì)證，后患無窮。
某些高校、研究所，出于各種目的或考慮，常常將對專利沒有“實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)”的人，例如有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)同事、研發(fā)輔助人員、相互掛名的朋友等，都列入發(fā)明人名單。
補(bǔ)救措施是，通過發(fā)明人變更程序，自查自糾，主動對虛假發(fā)明人進(jìn)行糾正。
2、虛假申請人
本來是研發(fā)團(tuán)隊做出的發(fā)明創(chuàng)造，企業(yè)老板以個人名義提交美國專利申請，以享受微實(shí)體70-80%的官費(fèi)減免；或者，大公司以其子公司名義提交專利申請，以享受小實(shí)體50-60%的官費(fèi)減免。一旦涉案，沒有研發(fā)檔案可以證實(shí)發(fā)明人與申請人的雇傭關(guān)系，必將承擔(dān)嚴(yán)重法律后果。
補(bǔ)救措施是，通過專利權(quán)轉(zhuǎn)讓程序，自查自糾，主動將虛假申請人變更為真正的“申請人”，并且主動補(bǔ)繳曾經(jīng)虧欠的官費(fèi)。
3、隱瞞經(jīng)濟(jì)資助
美國規(guī)定[12]：專利申請人獲得來自任何團(tuán)體的經(jīng)濟(jì)資助完成發(fā)明創(chuàng)造而申請專利，需要指明：資助單位、資助項(xiàng)目、資助代碼、資助期限等信息。
2025年前，很多企業(yè)曾經(jīng)獲得政府資助申請美國專利，但罕見向USPTO聲明，卻時而有企業(yè)向美國律所泄露：“政府只資助5萬人民幣，收費(fèi)不要超過所獲資助”。
近年來，美國不斷有人建議：他國用公權(quán)資金申請美國私權(quán)專利，是他國以一個國家的實(shí)力與美國的某個企業(yè)展開競爭，屬于“不公正行為”[13]，因此，所有隱瞞基于政府資金事實(shí)而獲得的美國專利都可能成為“不可執(zhí)行”的借口。
補(bǔ)救措施，對于仍然在審查階段的專利申請，在答復(fù)審查意見(non Final OA)、提出繼續(xù)審查請求(RCE)、提出申訴請求(Appeal)、提出分案申請(DA)或提出部分接續(xù)申請(CIP)時，順便聲明[14]；對于已經(jīng)獲得授權(quán)的美國專利，可借提交信息披露聲明(IDS)的機(jī)會提及。
4、請求快速審查
很多中國申請人希望通過PPH[15]計劃享受美國專利申請快速審查，USPTO受理的PPH請求大多來自中國的高校、研究所、企業(yè)。
根據(jù)USPTO，以美國專利授權(quán)佐證“國際領(lǐng)先水平”為目的、以滿足行政機(jī)關(guān)的各種認(rèn)可為目的、以獲取政府項(xiàng)目資金為目的的專利申請，都不是“以專利保護(hù)為目的”。
其實(shí)，早授權(quán)相當(dāng)于攤開牌打撲克；從專利保護(hù)效果本身考慮，使競爭對手知道授權(quán)文本的時間越晚越好，以免被有針對性地規(guī)避或設(shè)伏。
歐美企業(yè)很少要求加快審查，相反，可多次向美國專利商標(biāo)局請求“暫停審理”。
因此，請求PPH，可能被懷疑“不以專利保護(hù)為目的”，更容易被USPTO盯上，成為不可執(zhí)行的借口。
補(bǔ)救措施，提交一份專利實(shí)施許可合同備案請求，以彰顯是“以專利保護(hù)為目的”。
5、隱瞞關(guān)鍵IDS文件
在PureCircle v. Almendra案中[16]，Almendra在涉案專利申請審查檔案中挖掘出專利權(quán)人具有故意掩藏某關(guān)鍵IDS文件的“不正當(dāng)行為”，沒有履行坦誠義務(wù)(duty of candor)，為迫使PureCircle撤訴，主張涉案專利不可執(zhí)行(unenforceable)。
實(shí)務(wù)中，申請人只在新申請時主動提交IDS文件，或者在USPTO要求提交時補(bǔ)交一次IDS文件，忽視了申請美國專利過程中的一項(xiàng)重要規(guī)定：無論在申請過程中，還是在授權(quán)后，對于影響專利創(chuàng)造性的關(guān)鍵IDS文件，隨時知道應(yīng)該隨時提交。
補(bǔ)救措施，自查自糾，如果確有影響專利創(chuàng)造性的關(guān)鍵IDS文件，盡快補(bǔ)交。
在美國獲得專利保護(hù)過程中，企業(yè)追求提質(zhì)降費(fèi)，無可厚非，但必要通過合規(guī)渠道。即使成本看似高一些，但總比訴訟中專利不可執(zhí)行、甚至永遠(yuǎn)喪失美國市場準(zhǔn)入資格，代價要小得多。特別是，合規(guī)渠道并不意味著高成本。珠三角、長三角的一些企業(yè)抱團(tuán)取暖[17]，在確保專利質(zhì)量的同時，申請美國專利的成本甚至低于以往的招標(biāo)途徑。
注釋：
[1]https://foiadocuments.uspto.gov/oed/
[2]https://www.uspto.gov/patents/fraud/examples-threats-patent-system
[3]https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-new-group-mitigate-threats-patent-system
[4]https://foiadocuments.uspto.gov/oed/Yang-Final-Order-(D2024-04)-Redacted.pdf
[5]https://foiadocuments.uspto.gov/oed/Final-Order-(D2025-01)-12-20-24-Redacted-Redacted.pdf
[6]https://www.uspto.gov/patents/fraud/patent-system-threat-detection-data
[7]https://foiadocuments.uspto.gov/oed/Cheng-Order-D2026-05.pdf
[8]https://www.uspto.gov/patents/fraud/examples-threats-patent-system
[9]https://www.uspto.gov/patents/fraud/patent-system-threat-detection-data
[10]37 C.F.R.§1.56
[11]Inline Plastics Crop. v. Lacerta Group Inc., Civil No. 18-cv-11631-MRG, 2025
[12]https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s310.html
[13]https://www.acquisition.gov/far/35.017
[14]Statement regarding sponsored research or development
[15]https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/patent-prosecution-highway-pph-fast-track
[16]https://www.globenewswire.com/news-release/2020/04/07/2013028/0/en/PureCircle-Files-Patent-Infringement-Case-in-the-U-S-District-Court-for-the-Northern-District-of-Georgia.html
[17]https://tv.sohu.com/v/dXMvMjQxMzIxNTU0LzEwMjg0ODY1Ni5zaHRtbA==.html
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：王景林 北京王景林知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 美中知識產(chǎn)權(quán)合作商會