李營營律師：利用他人技術(shù)申請專利，構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密！

人民法院案例庫：將他人技術(shù)秘密申請專利侵權(quán)案件審查思路

被告有機(jī)會接觸的，可推定被告實(shí)施侵權(quán)行為

閱讀提示：專利與商業(yè)秘密是兩種不同的技術(shù)保護(hù)方式，司法實(shí)踐中常見到將他人技術(shù)秘密“改頭換面”自己申請專利的情形，此時，如何準(zhǔn)確認(rèn)定被訴專利權(quán)人是否實(shí)施侵犯商業(yè)秘密行為呢？本期，李營營律師團(tuán)隊(duì)根據(jù)多年來辦理商業(yè)秘密案件的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合人民法院案例庫發(fā)布的一則典型案例，與大家分享此類商業(yè)秘密秘密糾紛案件中法院的審查思路。

裁判要旨：

技術(shù)秘密權(quán)利人證明專利文件披露的技術(shù)方案與其主張的技術(shù)秘密相同或者實(shí)質(zhì)相同且被訴專利權(quán)人在專利申請日前有渠道或者機(jī)會獲取技術(shù)秘密權(quán)利人的技術(shù)秘密的，可推定被訴專利權(quán)人采取不正當(dāng)手段獲取了該技術(shù)秘密并予以披露的事實(shí)成立。

案情簡介：

1.原告荷蘭某公司與被告某智能裝備公司均是輪胎成型機(jī)的制造商，兩公司的輪胎成型機(jī)均銷售給相應(yīng)輪胎制造企業(yè)。在被告某智能裝備公司申請并獲授權(quán)的三項(xiàng)涉案專利之前，原告荷蘭某公司研發(fā)完成了涉密技術(shù)，原告在向客戶提供涉案技術(shù)時明確提出保密要求。

2.被告在成立一年后聘請的兩位員工均曾在原告客戶處有十年以上、二十年左右的任職經(jīng)歷且工作內(nèi)容均與成型機(jī)設(shè)備、生產(chǎn)相關(guān)，該兩名員工入職被告后參與三項(xiàng)涉案專利技術(shù)方案相關(guān)的項(xiàng)目研究。

3.原告認(rèn)為，其在先研發(fā)完成了技術(shù)作為技術(shù)秘密保護(hù)，而被告將原告在先涉密技術(shù)申請為三項(xiàng)專利并獲授權(quán)，侵害了原告的技術(shù)秘密。原告向江蘇省蘇州市中級人民法院起訴，請求判令案涉專利權(quán)歸原告所有。

4.某智能裝備公司辯稱，原告主張的在先涉密技術(shù)不構(gòu)成技術(shù)秘密，涉案專利由被告獨(dú)立研發(fā)完成，專利權(quán)應(yīng)當(dāng)歸其所有。

5.2019年12月26日，江蘇省蘇州市中級人民法院作出一審判決，駁回原告訴訟請求。原告不服，上訴至最高人民法院。

6.2022年12月13日，最高人民法院二審判決撤銷一審判決，涉案專利權(quán)歸原告所有。

案件爭議焦點(diǎn)：

涉案專利權(quán)是否歸原告所有？

法院裁判觀點(diǎn)：

最高法院認(rèn)為，荷蘭某公司主張的在先技術(shù)構(gòu)成技術(shù)秘密，且其已證明某智能裝備公司在涉案專利申請日之前具有接觸該在先涉密技術(shù)的機(jī)會和渠道、涉案專利技術(shù)方案與該在先涉密技術(shù)實(shí)質(zhì)相同且該在先涉密技術(shù)已構(gòu)成涉案專利技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。

在此情況下，某智能裝備公司雖主張涉案專利技術(shù)方案由其獨(dú)立研發(fā)，但提交的所謂研發(fā)證據(jù)僅有研究結(jié)論，缺少能夠體現(xiàn)研發(fā)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的過程性技術(shù)資料，不足以體現(xiàn)一項(xiàng)技術(shù)方案的完整研發(fā)過程，并不足以證明其獨(dú)立研發(fā)的主張，更不足以證明其對涉案專利的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)，故某智能裝備公司關(guān)于其對涉案專利依法享有權(quán)利的抗辯主張缺乏事實(shí)及法律依據(jù)。

據(jù)此，根據(jù)雙方的舉證及查明的事實(shí)，可以對某智能裝備公司以不正當(dāng)手段獲取了荷蘭某公司的在先涉密技術(shù)進(jìn)而申請涉案專利并獲授權(quán)的事實(shí)作出認(rèn)定。

綜上所述，最高人民法院判決三案所涉專利權(quán)應(yīng)歸荷蘭某公司所有。

案例來源：

《荷蘭某公司訴某智能裝備公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛案》[案號：（2020）最高法知民終661號]

實(shí)戰(zhàn)指南：

一、專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件中，法院最首要的工作是審查權(quán)利人主張的技術(shù)信息與專利信息是否相同或者實(shí)質(zhì)性相同。

技術(shù)秘密權(quán)利人以侵害技術(shù)秘密作為請求權(quán)基礎(chǔ)，主張有關(guān)專利權(quán)歸其所有的，人民法院在審理過程中應(yīng)當(dāng)審查專利文件是否披露了權(quán)利人主張的技術(shù)秘密或者專利技術(shù)是否使用了該技術(shù)秘密，以及技術(shù)秘密是否構(gòu)成專利技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。因此，對于原告及代理人而言，在該類案件中最重要的工作之一就是同一性鑒定，通過完成己方技術(shù)與被訴專利的專業(yè)性對比分析，找到原被告技術(shù)的連接點(diǎn)，從而確定原告方奪取被告申請專利的合理路徑。

二、以侵權(quán)技術(shù)秘密路徑主張專利權(quán)權(quán)屬的糾紛案件中，被告切不可大意，必須自證清白。

最高法院在本案中已經(jīng)亮明態(tài)度，在判斷涉案專利文件是否披露了技術(shù)秘密時，當(dāng)技術(shù)秘密權(quán)利人提供證據(jù)證明專利文件披露的技術(shù)方案與其主張的技術(shù)秘密相同或者實(shí)質(zhì)相同且被訴專利權(quán)人在專利申請日前有渠道或者機(jī)會獲取技術(shù)秘密權(quán)利人的技術(shù)秘密的，一般可推定被訴專利權(quán)人采取不正當(dāng)手段獲取了該技術(shù)秘密并予以披露的事實(shí)成立。如被訴專利權(quán)人主張其自行研發(fā)完成了被訴侵權(quán)技術(shù)方案或者被訴侵權(quán)技術(shù)方案具有正當(dāng)來源的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)證明責(zé)任。否則，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告技術(shù)來源于原告，原告應(yīng)當(dāng)擁有被告專利的權(quán)屬。

三、當(dāng)專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件與商業(yè)秘密關(guān)聯(lián)時，各方當(dāng)事人都應(yīng)該慎重對待。

根據(jù)我們辦理大量商業(yè)秘密民刑案件的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)一起專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件與商業(yè)秘密案件關(guān)聯(lián)時，各方當(dāng)事人都應(yīng)該對此高度重視。對于原告而言，如果被告將原告的技術(shù)或者在原告技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行了修改調(diào)整申請專利。此時，專利權(quán)屬糾紛案件就不是簡單的專利案件，實(shí)質(zhì)上已經(jīng)轉(zhuǎn)為商業(yè)秘密案件，被告實(shí)質(zhì)上是非法獲取并非法披露原告商業(yè)秘密，原告應(yīng)當(dāng)委托具有專業(yè)辦理商業(yè)秘密案件經(jīng)驗(yàn)的律師團(tuán)隊(duì)進(jìn)行處理。因?yàn)椋虡I(yè)秘密律師和專利律師辦理案件的經(jīng)驗(yàn)不同，決定了律師處理案件的思路不同。對于被告而言，如果原告請求權(quán)基礎(chǔ)涉及商業(yè)秘密，被告的攻防思路就不能再按照普通案件處理，而應(yīng)該著重從攻擊原告技術(shù)來源、合法性、是否屬于商業(yè)秘密、原告是否有獲取被告技術(shù)證據(jù)等方面入手。

專業(yè)背景介紹：李營營，北京云亭律師事務(wù)所高級合伙人，業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作委員會副主任，北京企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防控研究會第二屆理事會理事，畢業(yè)于中國社會科學(xué)院研究生院，民商法碩士（公司法方向），專注于商業(yè)秘密刑事與民事、民商事訴訟與仲裁、保全與執(zhí)行等實(shí)務(wù)領(lǐng)域，在最高人民法院、各省級高級人民法院成功辦理多起重大疑難復(fù)雜案件。在商業(yè)秘密、執(zhí)行、擔(dān)保業(yè)務(wù)領(lǐng)域，李營營律師根據(jù)長期深入研究專項(xiàng)領(lǐng)域的積累成果，形成了近百篇專業(yè)研究文章，在交出版社陸續(xù)出版成書的同時在平臺上進(jìn)行發(fā)布，希望讀者能夠更多了解商業(yè)秘密、執(zhí)行、擔(dān)保與反擔(dān)保知識，避免使自己合法權(quán)益收到損害。同時，李營營律師辦理多件大額商業(yè)秘密、執(zhí)行、合伙業(yè)務(wù)、擔(dān)保案件，并取得良好效果。截至目前，李營營律師在“法客帝國”“民商事裁判規(guī)則”“保全與執(zhí)行”等公眾號發(fā)表與商業(yè)秘密、擔(dān)保實(shí)務(wù)、保全與執(zhí)行等話題相關(guān)專業(yè)文章百余篇，多篇文章被最高人民法院和各地法院轉(zhuǎn)載，廣受業(yè)內(nèi)人士好評。2022年，李營營律師結(jié)合多年來辦理大量執(zhí)行審查類相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，以真實(shí)案例為導(dǎo)向，對各種業(yè)務(wù)場景下的主要法律問題、典型裁判規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略和解決方案建議進(jìn)行類型化匯總和歸納，合著出版《保全與執(zhí)行：執(zhí)行異議與執(zhí)行異議之訴實(shí)戰(zhàn)指南》。接下來，李營營律師團(tuán)隊(duì)會陸續(xù)出版商業(yè)秘密訴訟實(shí)戰(zhàn)的相關(guān)書籍、執(zhí)行擔(dān)保、執(zhí)行和解、技術(shù)合同糾紛、擔(dān)保糾紛、合伙糾紛實(shí)戰(zhàn)相關(guān)書籍，以更好服務(wù)客戶。