惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟及賠償責(zé)任范圍的認(rèn)定

近日，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭公布一起因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛典型案例?，F(xiàn)予轉(zhuǎn)載，以饗讀者。

惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟及賠償責(zé)任范圍的認(rèn)定

——（2023）最高法知民終2044號

【裁判要旨】

1.判斷原告提起的知識產(chǎn)權(quán)訴訟是否構(gòu)成惡意訴訟，人民法院可以在審查訴訟是否缺乏權(quán)利基礎(chǔ)和事實(shí)依據(jù)的基礎(chǔ)上，綜合考慮原告的訴訟請求、起訴時(shí)機(jī)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)、訴訟策略、造成當(dāng)事人之間利益失衡的程度等因素進(jìn)行判定。

2.在惡意訴訟侵權(quán)責(zé)任認(rèn)定中，惡意起訴行為本身即為侵權(quán)行為。如被起訴人啟動專利權(quán)無效宣告程序系為應(yīng)對起訴行為的選擇，則因此支出的相關(guān)費(fèi)用與起訴行為具有直接因果關(guān)系，惡意起訴人應(yīng)予賠償。

【關(guān)鍵詞】

民事 侵害實(shí)用新型專利權(quán) 因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟 惡意訴訟 損害賠償 無效宣告程序支出費(fèi)用

【基本案情】

佛山某智能裝備公司系專利號為20192141****.0、名稱為“一種混合裝置”的實(shí)用新型專利（以下簡稱涉案專利）的專利權(quán)人，其于2023年1月以無錫某機(jī)械科技公司侵害涉案專利權(quán)為由提起本案侵權(quán)之訴，請求無錫某機(jī)械科技公司賠償其經(jīng)濟(jì)損失2300萬元。無錫某機(jī)械科技公司反訴佛山某智能裝備公司惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟，并提出相應(yīng)的賠償請求。

法院經(jīng)審理查明：2020年11月11日至2022年9月5日， 無錫某機(jī)械科技公司 分別與案外有關(guān)單位簽訂服務(wù)合同，約定對方為其在北京證券交易所（以下簡稱北交所）首次公開發(fā)行股票并上市等事宜提供各類服務(wù)，約定服務(wù)費(fèi)用合計(jì)954萬元。 無錫某機(jī)械科技公司 于2022年12月通過中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局輔導(dǎo)驗(yàn)收，目前處于審核階段，其股票按照“掛牌公司向中國證監(jiān)會或境內(nèi)證券交易所申請公開發(fā)行股票并上市”的規(guī)定處于停牌階段，其于2023年4月17日以本案訴訟為由申請北交所暫停審核。

2022年10月21日，佛山某智能裝備公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局就涉案專利全部權(quán)利要求1-5申請出具實(shí)用新型專利權(quán)評價(jià)報(bào)告。國家知識產(chǎn)權(quán)局于2022年11月23日出具評價(jià)報(bào)告，初步結(jié)論為權(quán)利要求1-5不具備創(chuàng)造性，全部權(quán)利要求1-5不符合授予專利權(quán)條件。國家知識產(chǎn)權(quán)局于2023年3月8日受理無錫某機(jī)械科技公司就涉案專利權(quán)所提出的無效宣告請求，并定于2023年5月31日進(jìn)行口頭審理。

一審法院于2023年4月26日作出民事判決：一、佛山某智能裝備公司于判決生效之日起十日內(nèi)賠償無錫某機(jī)械科技公司合理開支40萬元；二、佛山某智能裝備公司于本判決生效之日起三十日內(nèi)在《中國資本市場服務(wù)平臺》發(fā)布公開聲明，消除影響，逾期不履行則由一審法院選擇媒體刊登判決書主要內(nèi)容，所需費(fèi)用由佛山某智能裝備公司負(fù)擔(dān)；三、駁回佛山某智能裝備公司的訴訟請求；四、駁回?zé)o錫某機(jī)械科技公司的其他反訴請求。佛山某智能裝備公司不服，提出上訴。最高人民法院于2024年6月27日作出（2023）最高法知民終2044號民事判決：駁回上訴，維持原判。

【裁判意見】

法院生效裁判認(rèn)為：經(jīng)審理，被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。

（一）關(guān)于佛山某智能裝備公司提起的侵權(quán)之訴是否屬于惡意訴訟。惡意訴訟的本質(zhì)是濫用訴權(quán)，對惡意訴訟施以否定性評價(jià)是民法誠信原則與禁止濫用權(quán)利原則的內(nèi)在要求。訴權(quán)是實(shí)體權(quán)利受到侵害或者發(fā)生爭議時(shí)，當(dāng)事人請求人民法院給予司法保護(hù)和救濟(jì)的權(quán)利。任何權(quán)利都有邊界，當(dāng)事人有權(quán)在法律規(guī)定的范圍內(nèi)行使和處分自己的權(quán)利，但不得逾越權(quán)利正當(dāng)行使的邊界。違背法律目的和精神，以損害他人正當(dāng)權(quán)益為主要目的，惡意行使權(quán)利、擾亂市場正當(dāng)競爭秩序的行為，屬于權(quán)利濫用，不僅其相關(guān)權(quán)利主張不應(yīng)得到法律的保護(hù)和支持，并且其訴訟行為應(yīng)被認(rèn)定為惡意訴訟。該類惡意訴訟的主觀方面表現(xiàn)為以損害他人正當(dāng)權(quán)益為主要目的，客觀方面通常表現(xiàn)為提起法律上或事實(shí)上缺乏根據(jù)之訴，兩者既有區(qū)別，又存在一定關(guān)聯(lián)。訴訟在客觀上越是缺乏法律上或事實(shí)上的根據(jù)，越能夠說明原告提起訴訟并非正當(dāng)維權(quán)，而是以損害他人正當(dāng)權(quán)益為主要目的。同時(shí)，原告是否以損害他人正當(dāng)權(quán)益為主要目的提起訴訟，還可以通過法律和事實(shí)根據(jù)之外的其他因素獲得補(bǔ)強(qiáng)證明。因此，判斷原告提起的知識產(chǎn)權(quán)訴訟是否構(gòu)成惡意訴訟，人民法院可以在審查訴訟是否缺乏權(quán)利基礎(chǔ)和事實(shí)依據(jù)的基礎(chǔ)上，綜合考慮原告的訴訟請求、起訴時(shí)機(jī)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)、訴訟策略、造成當(dāng)事人之間利益失衡的程度等因素予以判定。

本案中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2300萬元的索賠金額，佛山某智能裝備公司無視自身權(quán)利基礎(chǔ)不穩(wěn)定所帶來的訴訟風(fēng)險(xiǎn)，在比較容易判斷本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍，且知曉被訴侵權(quán)產(chǎn)品實(shí)際價(jià)值的情況下，仍在無錫某機(jī)械科技公司上市過程中提起本案侵權(quán)訴訟，且提出顯然無法獲得支持但卻能影響無錫某機(jī)械科技公司上市進(jìn)程的賠償數(shù)額，造成其暫停上市的后果。不穩(wěn)定的權(quán)利基礎(chǔ)、隱匿專利權(quán)評價(jià)報(bào)告的不誠信之舉、較為容易的侵權(quán)判斷、明顯畸高的索賠金額、難謂巧合的起訴時(shí)機(jī)等因素綜合起來足以表明，佛山某智能裝備公司提起本案專利侵權(quán)之訴并非為了正當(dāng)維權(quán)，而是意在通過該訴訟拖延無錫某機(jī)械科技公司的上市進(jìn)程、損害無錫某機(jī)械科技公司權(quán)益，應(yīng)認(rèn)定其構(gòu)成惡意訴訟。

（二）關(guān)于如何確定損害責(zé)任。專利侵權(quán)之訴被認(rèn)定為惡意訴訟的，被起訴人為應(yīng)對該惡意訴訟所產(chǎn)生的合理開支，起訴人應(yīng)當(dāng)予以賠償。該合理開支的范圍不僅包括為應(yīng)對訴訟所支出的律師費(fèi)、交通費(fèi)、食宿費(fèi)等合理費(fèi)用，根據(jù)具體案情還可以包括被起訴人因提起專利權(quán)無效宣告程序產(chǎn)生的合理費(fèi)用。在惡意訴訟侵權(quán)責(zé)任認(rèn)定中，起訴行為即為侵權(quán)行為，如果被起訴人啟動無效程序系應(yīng)對起訴行為的被迫選擇，則因此支出的相關(guān)費(fèi)用與起訴行為具有直接因果關(guān)系。據(jù)此，一審法院將無錫某機(jī)械科技公司就涉案專利權(quán)提起無效宣告程序而產(chǎn)生的律師費(fèi)納入本案的賠償范圍，難言不當(dāng)。

【關(guān)聯(lián)索引】

《中華人民共和國民法典》第7條、第132條、第179條

來源 | 最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭

編輯 | 文亞欣

校對 | 羅冠明

審核 | 冼文光